一、問題的提出
注冊商標與外觀設計專利發(fā)生競合的情況主要有以下兩種情況：一種是經營者把一種圖形或圖形和文字的組合申請了注冊商標，又將包括該圖形或圖形和文字的組合以及商品包裝、裝潢一并申請了外觀設計專利。另一種情況是甲經營者將一種圖形或圖形和文字的組合在自己的商品上申請了注冊商標，而乙經營者又將與其相同或近似的圖形或圖形和文字的組合申請了外觀設計專利，或者相反，甲申請了外觀設計專利，乙申請了注冊商標。由于我國商標和外觀設計專利分別由兩個部門管理，因此同一圖形或圖形與文字組合可能被兩個部門分別授予商標專用權和外觀設計專利權。如果商標和外觀設計專利均被核準公告，那么就發(fā)生了注冊商標和外觀設計專利權的競合。當權利人將注冊商標或者外觀設計專利轉讓出去一個，保留一個，那么受讓人行使商標專用權或者外觀設計專利權時，常常與轉讓人保留的權利發(fā)生沖突，此時競合導致沖突，理論和實踐中對是否構成侵權，，應當保護哪個權利，限制哪個權利常有不同觀點，本文對此進行初步探討。
二、案例
廣東省浮山基業(yè)建筑材料有限公司(以下簡稱浮山基業(yè))是“楓葉”商標最初權利人。“楓葉”商標是國家工商局商標局于1996年2月14日核準在玻璃密封液中使用的注冊商標，注冊號為814242號，
使用期限至2006年2月13日。
1996年12月6日，浮山基業(yè)又將楓葉圖形、maple加上555等圖形和文字又申請外觀設計專利并獲得國家專利局的批準(見附圖2)，專利號為zl96 3 15798.1.
經比對商標標識和外觀設計圖樣發(fā)現“楓葉”及其字母maple既是商標圖案又是外觀設計專利圖案，但外觀設計圖案除了“楓葉”及其字母maple外，還有555及英文字母等圖案。
后來浮山基業(yè)于1997年5月28日經國家商標局核準將“楓葉”注冊商標轉讓給哈市振奮。但外觀設計專利沒有轉讓。此后浮山基業(yè)的玻璃膠瓶子上使用“楓葉” 及其字母maple、555及英文字母等圖案，但在“楓葉”圖案右上角不再標注注冊商標標記r，而哈市振奮受讓“楓葉”商標后，在玻璃膠瓶子上使用“楓葉” 及其字母maple、555及英文字母等圖案，但在“楓葉”圖案右上角標注注冊商標標記r.兩個企業(yè)的產品放在一起，除了上述差別外，浮山基業(yè)的“楓葉”圖案的顏色略微淺一些，此外普通消費者施以普通注意力難以發(fā)現其他明顯差別。
帶有555、“楓葉”圖案的玻璃膠在哈市玻璃膠市場屬于知名商品。
1999年12月，哈市個體工商戶王小唐收到浮山基業(yè)發(fā)來的帶有楓葉圖案的玻璃膠530箱。王小唐不知這批商品是否合法，要求浮山基業(yè)提供相關證據。浮山基業(yè)提供了其享有外觀設計專利的證書復印件和佛山市專利事務所出具的浮山基業(yè)的zl96 3 15798.1外觀設計專利仍然有效的“證明”復印件。浮山基業(yè)認為其雖然沒有“楓葉”注冊商標了，但仍然享有楓葉和字母maple等外觀設計專利，去掉注冊商標標記后使用楓葉圖案和字母maple并不違法。王小唐聽信浮山基業(yè)的解釋后開始銷售這批商品，銷售出去浮山基業(yè)的玻璃膠15箱，被哈市振奮舉報。哈市振奮認為，浮山基業(yè)在轉讓了“楓葉”注冊商標后，繼續(xù)使用楓葉圖案，構成對其侵權的侵權。而浮山基業(yè)認為，其向哈市振奮轉讓注冊商標時，并沒有轉讓楓葉的外觀設計專利，而商標和外觀專利有一部分重疊，在這種情況下浮山基業(yè)有權使用楓葉圖形。工商局立案調查此案，對浮山基業(yè)是否有權使用重疊的這一部分——楓葉和字母maple組合——作為商品外觀設計專利使用有不同觀點。
三、商標專用權和外觀設計專利權競合時是否構成侵權的不同觀點
第一觀點認為浮山基業(yè)可以繼續(xù)使用楓葉和字母maple組合作為商品外觀設計專利使用，因為外觀設計專利在沒有被撤消前仍然有效。
第二種觀點認為不能繼續(xù)使用，根據《國家工商行政管理局關于處理商標專利權與外觀設計專利權沖突問題》(工商標字[1995]第316號)規(guī)定“商標的初步審定公告日期先于該外觀注冊申請日期，在該外觀設計專利被撤消或者被宣布無效之前，工商行政管理機關可以依照《中華人民共和國商標法》及時對商標侵權案件進行處理”的規(guī)定，因為楓葉和字母maple組合的商標注冊初步審定公告日期先于其外觀設計專利，如果允許浮山基業(yè)使用其外觀設計專利，必然侵犯商標專利權。
第三種觀點認為，國家工商局工商標字[1995]第316號文件所指的“商標的初步審定公告日期先于該外觀設注冊申請日期”中商標權人和外觀設計專利權人應當不是一人的情況，例如在玻璃膠這種商品上甲注冊了“楓葉”圖案和maple組合的商標，而乙在玻璃膠這種商品上申請了“楓葉”圖案和maple組合的外觀設計專利，在這種情況下判斷是否侵權應當以商標的初步審定公告日期和該外觀注冊申請日期作時間上的比較，如果“商標的初步審定公告日期先于該外觀注冊申請日期”那么外觀設計專利侵犯注冊商標專用權，反之商標專用權侵犯外觀設計專利，不當的外觀設計專利或注冊商標應當撤消。如果商標專用權人與外觀設計專利權人本來是同一人，權利人轉讓一個權利保留一個權利，兩個權利都有效，相應的權利人在各自的范圍內都可以依法行使各自的權利。
四、對注冊商標與外觀設計專利競合構成侵權的研究
筆者認為，浮山基業(yè)向哈市振奮轉讓注冊商標專用權時應當一并轉讓外觀設計專用權中與注冊商標專用權重疊的那部分權利，或者不得繼續(xù)使用這部分外觀設計專利。
理由是：浮山基業(yè)就同一圖形既申請了注冊商標，又申請了外觀設計專利，同一圖形上附有兩個權利，如果兩個權利不同時轉讓，必然會造成兩個權利人在各自權力范圍內使用相同的圖形，這將造成相關消費者或用戶無法通過該圖形識別商品的來源，容易發(fā)生誤認和誤購，實質是既造成了商標不具有顯著性，也使外觀設計專利失去新穎性，造成兩個權利的混淆，客觀上發(fā)生商品交易混淆行為，危害市場交易秩序。因此，作為最初的權力人，浮山基業(yè)本著誠實信用的原則應當在轉讓商標專用權的同時，附隨的一并轉讓與該商標文字、圖形或其組合與外觀設計專利一致的部分。從案情介紹的情況看，哈市振奮受讓商標時，并不不知道浮山基業(yè)對該部分圖形享有專利權，所以才發(fā)生其舉報浮山基業(yè)侵權的問題。如果哈市振奮受讓時得知對方有外觀設計專利并保留，那么哈市振奮可能就不同意受讓商標權了。因此，雙方當時轉讓行為的意思表示是否真實是值得研究的。
當同一圖形被同一權利人申請了商標注冊，又取得了外觀設計專利時，上述行為是否違反商標法和專利法，筆者認為不違反商標法和專利法。理由是商標仍有顯著性的特點，專利仍然不失其新穎性。原因在于權利人最初注冊商標時，對該圖形的使用屬于合理的自愿的行為，應當屬于不影響新穎性的行為。
但是，當同一圖形被兩個權利人分別申請了商標注冊和外觀設計專利時，上述行為就涉嫌違反商標法、專利法和反不正當競爭法的規(guī)定。理由是此時商標顯著性被破壞，專利也可能失去新穎性。當然這要看誰初步審定和公告在先。如果商標的初步審定和公告在先，而專利在后，那么商標的仍然具有顯著性的特點，但外觀設計專利沒有新穎性的特點。因為此時外觀設計專利圖形和文字組合已經在商標公告上公告，屬于外觀設計失去新穎性的法定原因之一。同時因為該圖形已經申請注冊商標，如果他人將該圖形作為美化商品的包裝或裝璜使用，也就是外觀設計使用，實際上是等于“在同一種或者類似商品上，將他人注冊商標相同或者近似的文字、圖形作為商品或者商品裝璜使用”，如“足以造成誤認”，那么就構成商標侵權。如果外觀設計專利初步審查并公告在先，而商標注冊在后，那么外觀設計專利然符合新穎性的特點，而商標不具有顯著性的特點了。理由是此時如果使用該商標，他人使用該圖形作為專利，那么商標已不具備區(qū)分商品來源的作用;反之外觀設計專利容易混淆商品的來源，使消費者產生該外觀就是商標或者與商標注冊人之間存在特殊聯系的錯誤認識。
2000年8月25日九屆人大十七次會議修改了《專利法》，其中第二十三條將原條“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前的國內外出版物公開發(fā)表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同或者不近似。”修改為“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前的國內外出版物公開發(fā)表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不近似，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。”這條修改實際就為解決專利權與商標專用權、著作權等權利之間的沖突提供了法律依據。(當然，這是本案結案之后的事情。)
筆者認為國家工商局工商標字[1995]第316號文件所指的“商標的初步審定公告日期先于該外觀設注冊申請日期”中商標權人和外觀設計專利權人雖然可能是指商標注冊人和外觀設計專利權人不是一人的情況，但我認為即使是同一人，上述規(guī)定同樣也是適用的，即看誰的初步審定和公告的日期在先，保護誰的權利，即使權利轉讓出去，也優(yōu)先保護在先的權利。
如果權利人保留一個權利，轉讓一個權利是否違法?這要具體問題具體分析。不論是商標專用權還是外觀設計專利權都有財產權的性質，理論上說，權利人應當充分的享有所有權，包括處分權。但我認為當權利人保留一個權利轉讓一個權利，其行使保留的權力會妨害受讓人行使受讓的權力時，轉讓人得就自己保留的權力天然受到限制。原因是轉讓人得就轉讓出去的權力負有權利瑕疵擔保責任，當然這里的瑕疵擔保是廣義的，包括原權利人行使權利也不得妨害受讓人行使的權力，就像本案這種情形。
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